Передать использование товарного знака под личным контролем правообладателя

Добрый день, подскажите пожалуйста, ИП хочет передать товарный знак ООО в пользование, можно ли его передать не по лицензионному соглашению, а напраимер, что не регистрировать переход прав по лицензионному соглашению, передать использование товарного знака под личным контролем правообладателя, в каких случаях это делается?

Таня

Наш ответ

1) Можно передать права использования по незарегистрированному лицензионному договору. Суды не признают такое использование нарушением.

2) В практике заключается соглашение об использовании под контролем правообладателя, которое не регистрируется. Исходя из материалом в системе и судебной практики, установить, что из себя представляет такое соглашение и какие риски влечет, не удалось.

Обоснование

1) Суд по интеллектуальным правам в Постановлении от 16 декабря 2014 г. по делу N А09-1954/2014.

Брянская таможня обратилась в Арбитражный суд Брянской области с заявлением о привлечении ООО «Доляна» (далее — общество «Доляна») к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечен правообладатель товарного знака — ООО «Бастион» (далее — общество «Бастион», правообладатель).

Решением Арбитражного суда Брянской области от 28.04.2014, оставленным без изменения Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2014, в привлечении к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ, отказано.

Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что обжалуемые судебные акты отмене не подлежат в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, обществом «Доляна» была подана декларация на товары (далее — ДТ) N 10115070/081113/0013711, а также представлены к таможенному оформлению и контролю предназначенные к ввозу на территорию РФ товары, в том числе устройства укупорочные для одноразового закупоривания и дозировки ликероводочных напитков, расфасованных в стеклянные бутылки — устройства укупоривающего полимерного. Часть товара маркирована товарным знаком «Тысяча озер»: «…размеры 33 x 59 мм с маркировкой: устройство укупоривающее полимерное «Тысяча озер», синий, без шарика — 203250 штук».

Товар, производителем которого являлось ООО «Торговый дом «Остров-Бардс» (Украина), перемещался через таможенную границу Таможенного союза в соответствии с условиями внешнеэкономического контракта от 27.06.2012 N 01/0812 по книжке МДП SX73582046, CMR N 0613255.

Вместе с тем товарный знак со словесным элементом «Тысяча озер» был зарегистрирован 10.01.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ по свидетельству РФ N 340877 в отношении товаров 33 класса МКТУ — «алкогольные напитки». Правообладателем товарного знака является общество «Бастион».

По данным фактам Брянской таможней 14.01.2014 вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и назначении административного расследования.

В ходе административного расследования Брянской таможней было установлено, что словесное обозначение «Тысяча озер», размещенное на части представленного к таможенному оформлению товара, является сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Тысяча озер» по свидетельству РФ N 340877. Ввезенный обществом товар является однородным товару 33 класса МКТУ, для обозначения и индивидуализации которого зарегистрирован товарный знак по свидетельству РФ N 340877.

По результатам административного расследования Брянской таможней, как административным органом, в отношении общества «Доляна» 25.02.2014 составлен протокол N 10102000-54/2014 (т. 2 л.д. 196 — 200) об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции пришли к выводу об отсутствии в действиях общества «Доляна» состава вменяемого ему административного правонарушения.

Суд кассационной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции и суда апелляционной инстанции, сделанные при рассмотрении спора по существу, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права с установлением всех обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу, в силу следующего.

Как следует из материалов дела, правообладателем товарного знака является общество «Бастион».

Вместе с тем письмом от 14.05.2013 N 14/1/5/3 за подписью директора общества «Бастион» указанное общество разрешило заявителю ввоз спорного товара с размещенным на нем товарным знаком «Тысяча озер» на территорию РФ (срок разрешения — до 31.12.2013).

Ссылка таможни на письмо общества «Бастион» от 18.12.2013 N 54/21, из которого следует, что указанное общество никогда не предоставляло заявителю право на использование данного товарного знака, подлежит отклонению, поскольку, как указало общество «Бастион» в представленном в суд первой инстанции отзыве на заявление таможни, информация, изложенная в упомянутом письме, не соответствовала действительным обстоятельствам, а спорный товар ввезен обществом на территорию РФ с согласия общества «Бастион».

Как следует из протокола об административном правонарушении от 25.02.2014, на дату его составления таможня располагала информацией об ошибочности сведений, содержащихся в письме от 18.12.2013 N 54/21. Данная информация была получена административным органом от самого общества «Бастион».

В силу изложенного суды первой и апелляционной инстанций сделали правильный и обоснованный вывод относительно отсутствия оснований для удовлетворения требований заявителя о привлечении общества «Доляна» к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ.

Суд кассационной инстанции считает, что судами первой и апелляционной инстанции при рассмотрении спора правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованы представленные доказательства в их совокупности, с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, и сделаны правильные выводы, соответствующие фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а доводы кассационной жалобы направлены на переоценку доказательств, в связи с чем судом кассационной инстанции отклоняются как не основанные на материалах дела и нормах закона.

Товар, введенный в оборот за пределами РФ с согласия правообладателя, но ввезенный в РФ без согласия правообладателя, также считается по ГК РФ незаконно введенным в гражданский оборот.

Между тем, как установлено судами первой инстанции и апелляционной инстанции, письменное согласие правообладателя товарного знака по свидетельству РФ N 340877 на совершение обществом «Доляна» действий по ввозу товаров, маркированных названным товарным знаком, имелось у последнего до совершения действий, связанных с представлением к таможенному оформлению и контролю предназначенных к ввозу на территорию РФ товаров (ДТ N 10115070/081113/0013711).

Доводы об отсутствии государственной регистрации лицензионного соглашения о передаче права использования товарного знака в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности не опровергают факта дачи правообладателем товарного знака письменного согласия на совершение действий по ввозу товара, маркированного этим товарным знаком, на территорию РФ.

 

 

2) Соглашение об использовании под контролем правообладателя, несмотря на отсутствие госрегистрации, подтверждает использование товарного знака под контролем правообладателя, что отмечено в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 сентября 2016 г. по делу N СИП-596/2015.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, словесный товарный знак «GREYS» по свидетельству Российской Федерации N 433727 с приоритетом от 18.08.2009 зарегистрирован Роспатентом 25.03.2011 сроком до 18.08.2019 в отношении товаров 12, 18, 20, 22, 25, 28-го классов МКТУ на имя предпринимателя.

Компания, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 433727 в отношении всех товаров 25-го, части товаров 28-го классов МКТУ, для которых он зарегистрирован, и полагая, что названный товарный знак не используется правообладателем на протяжении последних трех лет, обратилась в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны в указанной части.

Суд пришел к выводу об использовании спорного товарного знака правообладателем и лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, — обществом с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Техника для Дома» (далее — торговая компания «Техника для Дома») в отношении товаров 25-го класса МКТУ — одежда, головные уборы, мужские, женские футболки, жилеты, головные уборы, в том числе кепки, и 28-го класса МКТУ — рыболовные принадлежности и снаряжение; удилища; катушки для спиннингов; основания катушек для спиннингов; удочки для рыбной ловли; чехлы, футляры для удочек; контейнеры для рыболовных принадлежностей.

Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены решения суда первой инстанции в силу следующего.

По смыслу статьи 1484 ГК РФ ввоз на территорию Российской Федерации товаров, содержащих размещенный на них товарный знак, является использованием товарного знака, поэтому декларация на товар N 10317100/170713/0009103 правомерно была принята судом в качестве доказательства использования товарного знака.

Доводы компании об отсутствии доказательств использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 433727 в отношении товаров 25-го и части товаров 28-го класса МКТУ под контролем предпринимателя и о неверном толковании судом первой инстанции положений статей 1235, 1232, 1490 ГК РФ Президиумом Суда по интеллектуальным правам отклоняются.

Под использованием товарного знака подразумевается его использование не только правообладателем, но и другими лицами в силу лицензионного договора и иных договоров, например иного соглашения, по которым они получают разрешение использовать товарный знак под контролем правообладателя.

Как установлено судом, между предпринимателем и торговой компанией «Техника для Дома» заключено соглашение на использование под контролем правообладателя словесного товарного знака «GREYS» по свидетельству Российской Федерации N 433727.

Отсутствие государственной регистрации этого соглашения не является препятствием для квалификации использования товарного знака как использования под контролем правообладателя.

Хотите такую же консультацию?